ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA – Se puede interponer en cualquier tiempo contra el acto que concede un registro marcario por el tercero que tenga interés directo Conviene aclarar que la Sala interpreta la presente acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo por quien tenga interés directo en el asunto y, en este caso, es evidente que la accionante lo tiene. SEMEJANZA DE MARCAS – Inexistencia entre PLANILUX y PLANICEL por no ser el prefijo PLANI de uso genérico o común / MARCA MIXTA – Determinación del predominio del elemento denominativo o gráfico Como se observa a simple vista, la marca PLANILUX tiene en común con la marca PLANICEL, la partícula PLANI, la cual no constituye raíz o expresión genérica o de uso común que tenga relación con, o sirva para designar, los productos de la clase 19. Así se advierte en el dictamen pericial, al indicar que PLANI no es un prefijo de uso común. Como tal, observa la Sala que puede ser la raíz de planicie, planificación, planilla o planímetro, nada de lo cual corresponde a los referidos productos. Por consiguiente, debe ser considerada en el cotejo de las marcas enfrentadas. Para efectos de esta comparación se debe considerar que se está ante una marca mixta y una denominativa. Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así establecer sí le debe tratar como marca denominativa o como marca gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico). En el caso de PLANILUX, el elemento gráfico está dado únicamente por el diseño de las letras de dicha expresión, que se asemeja a la letra cursiva. Por lo tanto, es evidente que se destaca la parte denominativa, cumpliéndose así la regla de que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, por ser el que se usa comúnmente en la identificación del producto respectivo, mientras que el elemento gráfico no tiene mayor significado. En consecuencia, la marca mixta PLANILUX (según modelo adjunto) se considerará como marca denominativa para efectos de su comparación con la marca denominativa PLANICEL. CONFUNDIBILIDAD – Confrontación en planos auditivo o fonético, ortográfico o visual, conceptual o ideológico / COMPARACIÓN FONÉTICA – Confundibilidad cuando las vocales son idénticas y ubicadas en el mismo orden / TONALIDAD DE MARCA – Cuando la sílaba tónica es coincidente en los signos cotejados / SILABA TONICA – Se determina por el acento prosódico / SEMEJANZA POR TONALIDAD DE MARCA – Inexistencia entre los signos PLANILUX y PLANICEL por sílaba tónica grafica y fonéticamente distinta Para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual, así como en el conceptual o ideológico. a.- Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se cumple la primera, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos PLANILUX y PLANICEL no solamente tienen dos vocales idénticas, la A y la I,

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